Неиспользование торговой марки: Верховный Суд разъяснил, при каких условиях владелец может лишиться права
В Украине законодательство предусматривает возможность досрочного прекращения действия свидетельства на торговую марку, если она без уважительных причин не используется в течение установленного законом срока. При этом владелец свидетельства должен доказать фактическое использование торговой марки либо наличие обстоятельств, которые объективно препятствовали ее использованию.
Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел спор о досрочном прекращении действия свидетельства Украины на торговую марку в связи с ее неиспользованием в течение пяти лет. Суд проанализировал порядок применения части четвертой статьи 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», положений Гражданского кодекса Украины, Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также практику Большой Палаты Верховного Суда относительно оснований аннулирования регистрации торговой марки.
Суть дела
В суд обратилась компания — правообладатель соответствующих заявок на регистрацию торговых марок, которая в ходе кассационного пересмотра была заменена своим правопреемником. Истец просил досрочно полностью прекратить действие свидетельства Украины на комбинированную торговую марку, зарегистрированную в 2008 году для услуг 35 и 45 классов Международной классификации товаров и услуг, а также обязать Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций внести соответствующие изменения в Государственный реестр свидетельств на торговые марки и опубликовать информацию о прекращении действия свидетельства в официальном бюллетене.
Истец указывал, что владелец торговой марки как минимум в течение последних пяти лет не использовал зарегистрированный знак в отношении услуг, для которых он был зарегистрирован. По мнению компании, такое непрерывное отсутствие использования является самостоятельным основанием для досрочного прекращения действия свидетельства в соответствии с частью четвертой статьи 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».
Кроме того, компания сообщила, что в мае 2024 года подала в УКРНОИСИ четыре заявки на регистрацию аналогичных торговых марок в отношении услуг 35 и 45 классов МКТУ. В то же время существование действующего свидетельства на ранее зарегистрированную торговую марку, которая, по утверждению истца, фактически не используется, создает препятствия для регистрации новых обозначений и порождает риск отказа в их регистрации из-за наличия тождественного или сходного знака, зарегистрированного на имя другого лица. Даже в случае регистрации новых торговых марок предыдущий владелец мог бы в дальнейшем требовать признания таких свидетельств недействительными, ссылаясь на свои более ранние права интеллектуальной собственности.
По мнению истца, именно поэтому он имел законный интерес в обращении в суд, поскольку стремился получить правовую охрану собственных торговых марок и обеспечить возможность их дальнейшего использования в Украине.
Владелец торговой марки возражал против иска. Он утверждал, что до начала полномасштабного вторжения использовал спорную торговую марку в своей предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением услуг в сфере охранных систем и рекламы. После оккупации Мариуполя, где осуществлялась деятельность, использование торговой марки стало невозможным из-за военной агрессии Российской Федерации. В подтверждение этого ответчик ссылался на письмо Торгово-промышленной палаты Украины о форс-мажорных обстоятельствах. Также он указывал, что торговая марка использовалась через доменное имя, деловую переписку и деятельность юридических лиц, бенефициаром которых он является, а после устранения последствий войны намерен возобновить использование знака. Кроме того, ответчик настаивал, что истец не доказал нарушения своих прав и не имел права на обращение с таким иском.
Решения судов первой и апелляционной инстанций
Печерский районный суд города Киева удовлетворил иск полностью. Суд досрочно прекратил действие свидетельства Украины на торговую марку в отношении всех услуг 35 и 45 классов МКТУ, для которых она была зарегистрирована, а также обязал Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций внести соответствующие сведения в Государственный реестр свидетельств Украины на торговые марки, осуществить официальную публикацию о прекращении действия свидетельства и издать соответствующий приказ. Кроме того, с владельца торговой марки был взыскан судебный сбор.
Суд первой инстанции исходил из того, что истец представил надлежащие и допустимые доказательства непосредственного неиспользования ответчиком торговой марки в течение более чем пяти лет без уважительных причин. В то же время ответчик не доказал ни фактического использования спорной торговой марки, ни существования уважительных причин ее неиспользования. При таких обстоятельствах имелись предусмотренные законом основания для досрочного прекращения действия свидетельства.
Районный суд также признал, что истец имеет законный интерес в обращении в суд, поскольку подал заявки на регистрацию собственных торговых марок, а существование ранее зарегистрированной торговой марки, которая не используется, препятствует реализации его прав интеллектуальной собственности и осуществлению хозяйственной деятельности по предоставлению услуг 35 и 45 классов МКТУ. Суд применил положения Гражданского кодекса Украины, Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а также учел практику Большой Палаты Верховного Суда и Верховного Суда по данной категории споров.
Киевский апелляционный суд оставил решение местного суда без изменений. Суд согласился, что владелец торговой марки без уважительных причин не использовал ее более пяти лет до момента обращения истца в суд, что в соответствии со статьей 198 Соглашения об ассоциации и статьей 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» является достаточным правовым основанием для досрочного прекращения действия свидетельства.
Апелляционный суд отметил, что истец провел проверку фактического использования спорной торговой марки и представил надлежащие доказательства ее неиспользования, тогда как ответчик не опроверг эти доказательства в установленном процессуальном порядке и не доказал ни фактического использования торговой марки, ни существования уважительных причин ее неиспользования. Суд также согласился, что истец имел законный интерес в обращении в суд, а вопрос тождественности или сходства торговых марок не входил в предмет доказывания по данному делу, поскольку спор касался исключительно досрочного прекращения действия свидетельства вследствие неиспользования знака.
Правовая позиция Верховного Суда
Верховный Суд отметил, что предметом спора по данному делу № 757/39111/24-ц является досрочное прекращение действия свидетельства Украины на торговую марку на основании части четвертой статьи 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» в связи с ее неиспользованием. Пересматривая решения судов предыдущих инстанций, суд кассационной инстанции проверял правильность применения судами норм материального и процессуального права в пределах доводов кассационной жалобы и пришел к выводу, что основания для ее удовлетворения отсутствуют.
Суд обратил внимание, что правовое регулирование спорных правоотношений осуществляется не только положениями Гражданского кодекса Украины и Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», но и положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, являющегося составной частью национального законодательства, а также международными договорами в сфере охраны прав интеллектуальной собственности. Именно поэтому при толковании части четвертой статьи 18 Закона необходимо учитывать ее грамматический смысл, системные связи и целевое назначение в контексте имплементации европейского законодательства.
Верховный Суд напомнил, что Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» был изменен с целью выполнения Украиной международных обязательств по Соглашению об ассоциации и приведения национального законодательства в соответствие с правом Европейского Союза. Поэтому положения статьи 18 данного Закона должны применяться с учетом статей 197–200 Соглашения об ассоциации, Директивы ЕС 2015/2436, Регламентов Совета ЕС № 207/2009 и № 2017/1001, а также Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
Суд отдельно сослался на правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, изложенную в постановлении от 5 марта 2025 года по делу № 910/8781/23, согласно которой досрочное прекращение действия свидетельства является следствием невведения торговой марки в использование в течение непрерывного пятилетнего срока. Течение этого срока начинается с даты публикации сведений о выдаче свидетельства либо предоставления правовой охраны международной регистрации. При этом законодательство не содержит положений, предусматривающих начало нового пятилетнего срока в случае смены владельца торговой марки или лица, имеющего право ее использовать.
Верховный Суд подчеркнул, что в соответствии с частью четвертой статьи 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» любое лицо вправе обратиться в суд с требованием о досрочном прекращении действия свидетельства, если торговая марка непрерывно не использовалась в Украине в течение пяти лет в отношении всех или части товаров либо услуг, для которых она зарегистрирована. Вместе с тем именно владелец свидетельства должен доказать либо фактическое использование торговой марки, либо наличие уважительных причин ее неиспользования.
Коллегия судей согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о том, что истец доказал факт неиспользования спорной торговой марки, тогда как ответчик не представил надлежащих и достаточных доказательств ее фактического использования в отношении услуг 35 и 45 классов МКТУ в течение пятилетнего срока, предшествовавшего обращению в суд. Суды установили, что осуществляемая ответчиком предпринимательская деятельность и деятельность юридических лиц, бенефициаром которых он является, не охватывали тех услуг, для которых была зарегистрирована спорная торговая марка, а подтверждения использования этой торговой марки такими юридическими лицами, в частности в сети Интернет, материалы дела не содержали.
Верховный Суд подробно проанализировал доказательства, на которые ссылался ответчик. Суд отметил, что использование доменного имени само по себе не подтверждает использование торговой марки. Для признания такого использования необходимо установить, что веб-сайт реально функционирует, через него фактически предлагаются или предоставляются именно те услуги, для которых зарегистрирована торговая марка, а сам знак используется способом, предусмотренным законом. Лишь наличие зарегистрированного доменного имени без подтверждения реального осуществления деятельности не является надлежащим доказательством использования торговой марки.
Аналогичным образом Суд признал недостаточными доказательства в виде переписки, коммерческих предложений и документов юридических лиц, которые не являются владельцами спорной торговой марки. Такие документы не подтверждают фактическое предоставление услуг, заключение соответствующих договоров либо использование зарегистрированной торговой марки при осуществлении хозяйственной деятельности по предоставлению услуг 35 и 45 классов МКТУ.
Отдельно Верховный Суд оценил ссылки ответчика на военную агрессию Российской Федерации и письмо Торгово-промышленной палаты Украины о форс-мажорных обстоятельствах. Суд указал, что само по себе общее письмо ТПП Украины подтверждает факт существования форс-мажорных обстоятельств в государстве, однако не является достаточным доказательством того, что именно эти обстоятельства сделали невозможным использование конкретной торговой марки в отношении конкретных услуг. Для подтверждения уважительных причин неиспользования владелец свидетельства должен доказать причинно-следственную связь между соответствующими обстоятельствами и невозможностью использования торговой марки.
Верховный Суд пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций правильно применили нормы материального права и дали надлежащую оценку всем доказательствам по делу. Истец доказал факт непрерывного неиспользования спорной торговой марки в течение более пяти лет, тогда как владелец свидетельства не подтвердил ни фактического использования знака, ни наличия уважительных причин его неиспользования в понимании части четвертой статьи 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».
Суд отметил, что для подтверждения использования торговой марки владелец свидетельства должен представить доказательства ее непосредственного и фактического использования именно в отношении тех товаров или услуг, для которых она зарегистрирована. Использование доменного имени, коммерческие предложения, переписка либо деятельность других юридических лиц без подтверждения фактического предоставления соответствующих услуг не являются достаточными доказательствами использования торговой марки. Регистрация доменного имени также сама по себе не свидетельствует об использовании знака, если отсутствуют доказательства функционирования веб-сайта и фактического предоставления через него услуг с использованием зарегистрированной торговой марки.
Верховный Суд также отклонил доводы кассационной жалобы о том, что истец не имел права на обращение в суд. Коллегия судей согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о том, что компания имела законный интерес в прекращении действия спорного свидетельства, поскольку подала заявки на регистрацию собственных торговых марок, а существование ранее зарегистрированного знака, который не используется, создавало препятствия для приобретения и реализации ее прав интеллектуальной собственности.
Не нашли подтверждения и доводы о том, что форс-мажорные обстоятельства, связанные с военной агрессией Российской Федерации и оккупацией Мариуполя, сами по себе исключают возможность досрочного прекращения действия свидетельства. Верховный Суд подчеркнул, что общее письмо Торгово-промышленной палаты Украины лишь удостоверяет наличие форс-мажорных обстоятельств в целом, однако не подтверждает, что именно они сделали невозможным использование конкретной торговой марки в отношении конкретных услуг. Для этого владелец свидетельства должен представить надлежащие доказательства существования причинно-следственной связи между такими обстоятельствами и невозможностью использования знака.
Кроме того, Верховный Суд отклонил процессуальные доводы кассационной жалобы относительно оформления постановления апелляционного суда и порядка ее подписания, указав, что они не свидетельствуют о наличии безусловных оснований для отмены судебных решений и не влияют на правильность разрешения спора по существу. Также коллегия судей не установила оснований для вывода о неправильном применении судами предыдущих инстанций правовых позиций Верховного Суда в подобных правоотношениях.
Учитывая изложенное, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение Печерского районного суда города Киева и постановление Киевского апелляционного суда — без изменений. Суд подтвердил, что неиспользование торговой марки без уважительных причин в течение пяти лет является самостоятельным основанием для досрочного прекращения действия свидетельства, а обязанность доказывания фактического использования торговой марки либо уважительности причин ее неиспользования возлагается на владельца свидетельства.
Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
