Невикористання торговельної марки: Верховний Суд роз'яснив, за яких умов власник може втратити права
В Україні законодавство передбачає можливість дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку, якщо вона без поважних причин не використовується протягом визначеного законом строку. При цьому власник свідоцтва повинен довести фактичне використання торговельної марки або наявність обставин, які об'єктивно перешкоджали її використанню.
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув спір щодо дострокового припинення дії свідоцтва України на торговельну марку у зв'язку з її невикористанням протягом п'яти років. Суд проаналізував порядок застосування частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», положень Цивільного кодексу України, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також практику Великої Палати Верховного Суду щодо підстав анулювання реєстрації торговельної марки.
Суть справи
До суду звернулася компанія — правовласник відповідних заявок на реєстрацію торговельних марок, яка під час касаційного перегляду була замінена своїм правонаступником. Позивач просив достроково повністю припинити дію свідоцтва України на комбіновану торговельну марку, зареєстровану у 2008 році для послуг 35 та 45 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також зобов'язати Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на торговельні марки та опублікувати інформацію про припинення дії свідоцтва в офіційному бюлетені.
Позивач зазначав, що власник торговельної марки щонайменше протягом останніх п'яти років не використовував зареєстрований знак щодо послуг, для яких його було зареєстровано. На думку компанії, така безперервна відсутність використання є самостійною підставою для дострокового припинення дії свідоцтва відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Крім цього, компанія повідомила, що у травні 2024 року подала до УКРНОІВІ чотири заявки на реєстрацію аналогічних торговельних марок щодо послуг 35 та 45 класів МКТП. Водночас існування чинного свідоцтва на раніше зареєстровану торговельну марку, яка, за твердженням позивача, фактично не використовується, створює перешкоди для реєстрації нових позначень та породжує ризик відмови у їх реєстрації через наявність тотожного або схожого знака, зареєстрованого на ім'я іншої особи. Навіть у разі реєстрації нових торговельних марок попередній власник міг би надалі вимагати визнання таких свідоцтв недійсними, посилаючись на свої більш ранні права інтелектуальної власності.
На думку позивача, саме тому він мав законний інтерес у зверненні до суду, оскільки прагнув отримати правову охорону власних торговельних марок та забезпечити можливість їх подальшого використання в Україні.
Власник торговельної марки заперечував проти позову. Він стверджував, що до початку повномасштабного вторгнення використовував спірну торговельну марку у своїй підприємницькій діяльності, пов'язаній із наданням послуг у сфері охоронних систем та реклами. Після окупації Маріуполя, де здійснювалася діяльність, використання торговельної марки стало неможливим через військову агресію Російської Федерації. На підтвердження цього відповідач посилався на лист Торгово-промислової палати України про форс-мажорні обставини. Також він зазначав, що торговельна марка використовувалася через доменне ім'я, ділове листування та діяльність юридичних осіб, бенефіціаром яких він є, а після усунення наслідків війни він має намір відновити використання знака. Крім того, відповідач наполягав, що позивач не довів порушення своїх прав та не мав права на звернення з таким позовом.
Рішення судів першої та апеляційної інстанцій
Печерський районний суд міста Києва позов задовольнив повністю. Суд достроково припинив дію свідоцтва України на торговельну марку щодо всіх послуг 35 та 45 класів МКТП, для яких вона була зареєстрована, а також зобов'язав Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, здійснити офіційну публікацію про припинення дії свідоцтва та видати відповідний наказ. Крім того, з власника торговельної марки було стягнуто судовий збір.
Суд першої інстанції виходив із того, що позивач надав належні та допустимі докази безпосереднього невикористання відповідачем торговельної марки протягом більш ніж п'яти років без поважних причин. Водночас відповідач не довів ані фактичного використання спірної торговельної марки, ані існування поважних причин її невикористання. За таких обставин були наявні передбачені законом підстави для дострокового припинення дії свідоцтва.
Районний суд також визнав, що позивач має законний інтерес у зверненні до суду, оскільки подав заявки на реєстрацію власних торговельних марок, а існування раніше зареєстрованої торговельної марки, яка не використовується, перешкоджає реалізації його прав інтелектуальної власності та здійсненню господарської діяльності щодо надання послуг 35 та 45 класів МКТП. Суд застосував положення Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Паризької конвенції про охорону промислової власності, а також врахував практику Великої Палати Верховного Суду та Верховного Суду у цій категорії спорів.
Київський апеляційний суд залишив рішення місцевого суду без змін. Суд погодився, що власник торговельної марки без поважних причин не використовував її понад п'ять років до моменту звернення позивача до суду, що відповідно до статті 198 Угоди про асоціацію та статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є достатньою правовою підставою для дострокового припинення дії свідоцтва.
Апеляційний суд зазначив, що позивач провів перевірку фактичного використання спірної торговельної марки та подав належні докази її невикористання, тоді як відповідач не спростував цих доказів у встановленому процесуальному порядку та не довів ні фактичного використання торговельної марки, ні існування поважних причин її невикористання. Суд також погодився, що позивач мав законний інтерес у зверненні до суду, а питання тотожності чи схожості торговельних марок не входило до предмета доказування у цій справі, оскільки спір стосувався виключно дострокового припинення дії свідоцтва через невикористання знака.
Правова позиція Верховного Суду
Верховний Суд зазначив, що предметом спору у цій справі № 757/39111/24-ц є дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку на підставі частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у зв'язку з її невикористанням. Переглядаючи рішення судів попередніх інстанцій, суд касаційної інстанції перевіряв правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права в межах доводів касаційної скарги і дійшов висновку, що підстав для її задоволення немає.
Суд звернув увагу, що правове регулювання спірних правовідносин здійснюється не лише положеннями Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а й положеннями Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка є складовою національного законодавства, а також міжнародними договорами у сфері охорони прав інтелектуальної власності. Саме тому при тлумаченні частини четвертої статті 18 Закону необхідно враховувати її граматичний зміст, системні зв'язки та цільове призначення у контексті імплементації європейського законодавства.
Верховний Суд нагадав, що Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» був змінений з метою виконання Україною міжнародних зобов'язань за Угодою про асоціацію та приведення національного законодавства у відповідність до права Європейського Союзу. Тому положення статті 18 цього Закону мають застосовуватися з урахуванням статей 197–200 Угоди про асоціацію, Директиви ЄС 2015/2436, Регламентів Ради ЄС № 207/2009 та № 2017/1001, а також Паризької конвенції про охорону промислової власності.
Суд окремо звернувся до правової позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові від 5 березня 2025 року у справі №910/8781/23, відповідно до якої дострокове припинення дії свідоцтва є наслідком невведення торговельної марки у використання протягом безперервного п'ятирічного строку. Перебіг цього строку починається з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або надання правової охорони міжнародній реєстрації. При цьому законодавство не містить положень, які б передбачали початок нового п'ятирічного строку у разі зміни власника торговельної марки чи особи, яка має право її використовувати.
Верховний Суд підкреслив, що відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яка особа має право звернутися до суду з вимогою про дострокове припинення дії свідоцтва, якщо торговельна марка безперервно не використовувалася в Україні протягом п'яти років щодо всіх або частини товарів чи послуг, для яких вона зареєстрована. Водночас саме власник свідоцтва повинен довести або фактичне використання торговельної марки, або існування поважних причин її невикористання.
Колегія суддів погодилася з висновками судів попередніх інстанцій про те, що позивач довів факт невикористання спірної торговельної марки, тоді як відповідач не надав належних і достатніх доказів її фактичного використання щодо послуг 35 та 45 класів МКТП протягом п'ятирічного строку, який передував зверненню до суду. Суди встановили, що здійснювана відповідачем підприємницька діяльність та діяльність юридичних осіб, бенефіціаром яких він є, не охоплювала тих послуг, для яких була зареєстрована спірна торговельна марка, а підтверджень використання цієї торговельної марки такими юридичними особами, зокрема у мережі Інтернет, матеріали справи не містили.
Верховний Суд детально проаналізував докази, на які посилався відповідач. Суд зазначив, що використання доменного імені саме по собі не підтверджує використання торговельної марки. Для визнання такого використання необхідно встановити, що вебсайт реально функціонує, через нього фактично пропонуються або надаються саме ті послуги, для яких зареєстрована торговельна марка, а сам знак використовується у спосіб, передбачений законом. Лише наявність зареєстрованого доменного імені без підтвердження реального здійснення діяльності не є належним доказом використання торговельної марки.
Так само Суд визнав недостатніми докази у вигляді листування, комерційних пропозицій та документів юридичних осіб, які не є власниками спірної торговельної марки. Такі документи не підтверджують фактичного надання послуг, укладення відповідних договорів чи використання зареєстрованої торговельної марки під час здійснення господарської діяльності щодо послуг 35 та 45 класів МКТП.
Окремо Верховний Суд оцінив посилання відповідача на військову агресію Російської Федерації та лист Торгово-промислової палати України про форс-мажорні обставини. Суд зазначив, що сам по собі загальний лист ТПП України підтверджує факт існування форс-мажорних обставин у державі, однак не є достатнім доказом того, що саме ці обставини унеможливили використання конкретної торговельної марки щодо конкретних послуг. Для підтвердження поважних причин невикористання власник свідоцтва повинен довести причинно-наслідковий зв'язок між відповідними обставинами та неможливістю використання торговельної марки.
Верховний Суд дійшов висновку, що суди першої та апеляційної інстанцій правильно застосували норми матеріального права та надали належну оцінку всім доказам у справі. Позивач довів факт безперервного невикористання спірної торговельної марки протягом більше ніж п'яти років, тоді як власник свідоцтва не підтвердив ні фактичного використання знака, ні наявності поважних причин його невикористання у розумінні частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Суд зазначив, що для підтвердження використання торговельної марки власник свідоцтва повинен надати докази її безпосереднього та фактичного використання саме щодо тих товарів або послуг, для яких вона зареєстрована. Використання доменного імені, комерційні пропозиції, листування або діяльність інших юридичних осіб без підтвердження фактичного надання відповідних послуг не є достатніми доказами використання торговельної марки. Реєстрація доменного імені також не свідчить сама по собі про використання знака, якщо відсутні докази функціонування вебсайту та фактичного надання через нього послуг із використанням зареєстрованої торговельної марки.
Верховний Суд також відхилив доводи касаційної скарги про те, що позивач не мав права на звернення до суду. Колегія суддів погодилася з висновками судів попередніх інстанцій, що компанія мала законний інтерес у припиненні дії спірного свідоцтва, оскільки подала заявки на реєстрацію власних торговельних марок, а існування раніше зареєстрованого знака, який не використовується, створювало перешкоди для набуття та реалізації її прав інтелектуальної власності.
Не знайшли підтвердження і доводи про те, що форс-мажорні обставини, пов'язані з військовою агресією Російської Федерації та окупацією Маріуполя, самі по собі виключають можливість дострокового припинення дії свідоцтва. Верховний Суд наголосив, що загальний лист Торгово-промислової палати України лише засвідчує наявність форс-мажорних обставин загалом, однак не підтверджує, що саме вони унеможливили використання конкретної торговельної марки щодо конкретних послуг. Для цього власник свідоцтва повинен надати належні докази існування причинно-наслідкового зв'язку між такими обставинами та неможливістю використання знака.
Крім того, Верховний Суд відхилив процесуальні доводи касаційної скарги щодо оформлення постанови апеляційного суду та порядку її підписання, зазначивши, що вони не свідчать про наявність безумовних підстав для скасування судових рішень та не впливають на правильність вирішення спору по суті. Також колегія суддів не встановила підстав для висновку про неправильне застосування судами попередніх інстанцій правових позицій Верховного Суду у подібних правовідносинах.
З огляду на викладене Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення Печерського районного суду міста Києва та постанову Київського апеляційного суду — без змін. Суд підтвердив, що невикористання торговельної марки без поважних причин протягом п'яти років є самостійною підставою для дострокового припинення дії свідоцтва, а обов'язок доведення фактичного використання торговельної марки або поважності причин її невикористання покладається на власника свідоцтва.
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.
