Український суд відхилив позов SpaceX Ілона Маска до «Старлінк» щодо використання торговельної марки

Господарський суд міста Києва 2 березня 2023 року відмовив у задоволенні позову компанії SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Старлінк» та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (справа №910/10906/22).

Як відомо, компанія SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.), яка займається будівництвом космічного транспорту, наданням космічних транспортних та комунікаційних послуг була заснована Ілоном Маском в 2002 році.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач – ТОВ «Старлінк» є власником свідоцтва України №135574 на торговельну марку «StarLink», яка зареєстрована для наступних послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП):

Кл. 37: Будування; лагодження; встановлювання устаткування; технічне доглядання і лагодження автомобілів; асфальтування тощо

Кл. 38: 3в’язок; абонентський телеграфний зв`язок: послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; наймання (прокат) апаратури для зв`язку (телекомунікації); зв`язок за допомогою волоконних оптичних мереж тощо.

Кл. 42: Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп`ютерної техніки тощо.

SpaceX стверджувала, що спірна торговельна марка не використовується в Україні більше ніж протягом останніх 5 років щодо послуг 37, 38 та 42 класів МКТП, для яких вона зареєстрована, крім наступних послуг 42 класу МКТП, а саме послуги із захищання від комп`ютерних вірусів; інсталювання (встановлювання) комп`ютерних програм; консультування щодо програмного статку для комп`ютерів; консультування щодо комп`ютерної техніки.

Згідно з доводами, викладеними у позові, охоронюваний законом інтерес SpaceX полягає в тому, що остання має намір зареєструвати та використовувати позначення «STARLINK» в якості торгівельної марки в Україні для товарів і послуг, споріднених з тими для яких зареєстрована Торговельна марка, таким чином, щоб не порушувати права третіх осіб.

На думку компанії Ілона Маска, українським ТОВ «Старлінк» порушується охоронюваний законом інтерес позивача стосовно прагнення здійснювати підприємницьку діяльність під торгівельною маркою «STARLINK» та подальшим правомірними її використанням на території України.

Також, мотивуючи заявлений позов, позивач стверджував, що відсутні поважні причини для невикористання Торговельної марки щодо всіх послуг для яких вона зареєстрована, що дає достатні підстави, на думку позивача, для дострокового часткового припинення дії на території України Торговельної марки щодо всіх послуг, для яких вона зареєстрована, крім наступних послуг 42 класу МКТП: послуги із захищання від комп`ютерних вірусів; інсталювання (встановлювання) комп`ютерних програм; консультування щодо програмного статку для комп`ютерів; консультування щодо комп`ютерної техніки, в судовому порядку.

У своєму позові SpaceX просила:

• достроково частково припинити дію свідоцтва України №135574 від 25.02.2011 на Торговельну марку щодо всього переліку послуг 37, 38, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків;
• зобов`язати ДП «Український інститут інтелектуальної власності» внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового часткового припинення дії свідоцтва.

У листопаді 2022 SpaceX заявив про необхідність вжиття заходів забезпечення позову, суд ухвалою від 8.12.2022 заяву про забезпечення позову задовольнив повністю.

Заперечуючи проти заявленого позову представники ТОВ «Старлінк» наголошували, зокрема, на такому:

- позивач не наводить належних та допустимих доказів того, що протягом п`ятирічного терміну до дати подання позову відповідач не використовував Торговельну марку стосовно усіх послуг 37, 38 та 42 класів МКТП, щодо яких Торговельну марку було зареєстровано;

- право позивача не порушене, а задоволення судом даного позову можливе лише за умови доведення позивачем наявності у нього порушеного (невизнаного, оспорюваного) відповідачем права.

Господарський суд зазначив таке.

Праву використовувати торговельну марку та іншим правам власника свідоцтва відповідають встановлені в ст. 17 цього Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обов`язки, які полягають в тому, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Тому невикористання власником свідоцтва відповідного знаку (торговельної марки) без поважних причин протягом певного періоду часу може розглядатись в якості недобросовісного користування правами, що випливають із свідоцтва, оскільки внаслідок виключності прав на зареєстровану торговельну марку, інші особи позбавлені можливості законно використовувати її або схожі з нею до ступеню сплутування позначення для таких самих або споріднених товарів чи послуг.

В зв`язку з цим, абз. 1 п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює, що якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Мотивуючи заявлений позов, SpaceX стверджує, що відповідачем в Україні взагалі не використовується спірне позначення за свідоцтвом стосовно переліку товарів 37, 38 та 42 класів МКТП останніх п`ять років.

З положень п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» випливає, що підставою для дострокового припинення реєстрації торговельної марки є відсутність реального використання торговельної марки його власником або під контролем власника іншою особою стосовно вказаних у реєстрації товарів або послуг протягом безперервного п`ятирічного періоду з дати реєстрації або такого ж періоду, який передує даті подання відповідної позовної заяви, та за умови відсутності належних причин для невикористання знака.

Тому докази, які можуть підтвердити використання торговельної марки, повинні бути, як правило, обмежені п`ятирічним строком до дати звернення позивача до суду. Вказану правову позицію висвітлено, зокрема, в п. 21 постанови Верховного Суду від 15.01.2019 по справі № 910/1546/19.

Відповідно до п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Як випливає з останнього положення, укладення ліцензійного договору передбачає використання торговельної марки ліцензіара (власника свідоцтва) для товарів, виготовлених ліцензіатом, або послуг, що надаються ліцензіатом.

Згадане положення кореспондує з нормою абз. 3 п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» щодо вичерпання прав згідно з якою виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на: використання торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Тобто, для використання торговельної марки стосовно товарів, введених в цивільний оборот власником торговельної марки, не потрібна його згода та, відповідно, не є необхідним укладання ліцензійного договору.

Згідно зі ст. 1114 Цивільного кодексу України, закон ставить вимогу простої письмової форми до ліцензійного договору. Таким чином, державна реєстрація такого договору, а отже, включення його до будь-яких реєстрів, не є обов`язковою.

Зважаючи на наведене вище, посилання позивача на відсутність зареєстрованих ліцензійних договорів щодо використання Торговельної марки відповідача третіми особами жодним чином не підтверджує доводів позивача щодо невикористання Торговельної марки відповідачем протягом останніх п`яти років.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, умови використання торговельної марки у сфері господарювання визначаються законом.

Згідно з п. 4 ст. 16 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається:

- нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Як вказує позивач, спірна Торговельна марка не використовувалась третіми особами. Відповідно до довідки НОІВ Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 21.09.2022, станом на 21.09.2022 до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки не вносились відомості про видачу ліцензій на використання торговельної марки за свідоцтвом України № 135574. Асоціацією товарної нумерації України «ДжЕсі Україна» не присвоювались ідентифікаційні номери GS1 товарним позиціям, у складі назв та/або описів яких заявлено позначення «starlink», «star link», «стар лінк», «старлінк», «старлинк» чи «старлинк». Зазначене підтверджується Довідкою Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» від 15.09.2022.

Позивач зазначає, що відповідач не здійснював господарську діяльність у сфері електронних комунікацій. Відповідно до довідки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку від 20.09.2022 станом на 31.05.2022, від Товариства з обмеженою відповідальністю «Старлінк» на адресу НКЕК (НКР3І) повідомлень про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій (повідомлень про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій) не надходило, а, отже, інформацію щодо зазначеного суб`єкта господарювання до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг (реєстру операторів провайдерів телекомунікацій) не включено.

Також, позивач наголошував, що відповідач не здійснював господарську діяльність у сфері космічної діяльності. Відповідно до довідки Державного космічного агентства України від 21.09.2022 станом на 31.05.2022, Державне космічне агентство України не має інформації про господарську діяльність ТОВ «Старлінк» у сфері космічної діяльності.

Як зазначив суд, застосування певного способу судового захисту вимагає доведеності належними доказами сукупності таких умов:

1) наявності у позивача певного права (інтересу);

2) порушення (невизнання або оспорювання) такого права (інтересу) з боку відповідача;

3) належності обраного способу судового захисту (адекватність наявному порушенню та придатність до застосування як передбаченого законодавством).

Відсутність (недоведеність) будь-якої з означених умов унеможливлює задоволення позову.

Згідно з правовим висновком, викладеним в постанові Верховного Суду від 16 грудня 2021 року у справі № 905/1769/20, захист цивільних прав - це передбачені законом способи охорони цивільних прав у разі їх порушення чи реальної небезпеки такого порушення. Як способи захисту суб`єктивних цивільних прав розуміють закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких здійснюється поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав та вплив на правопорушника.

При цьому, порушенням є такий стан суб`єктивного права, за якого воно зазнало протиправного впливу з боку правопорушника, внаслідок чого суб`єктивне право особи зменшилося або зникло як таке, порушення права пов`язане з позбавленням можливості здійснити, реалізувати своє право повністю або частково.

З огляду на викладене, правом на звернення до суду за захистом наділена особа у разі порушення, невизнання або оспорювання саме її прав, свобод чи інтересів, при цьому суд повинен установити, чи були порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси такої особи, і залежно від установленого вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні.

Виключно порушене право підлягає судовому захисту у спосіб, який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням.

Отже, у разі якщо суд установить, що право позивача, за захистом якого він звернувся до суду, не є порушеним, суд має відмовити в задоволенні пред`явленого позову з підстав його недоведеності та необґрунтованості.

Відтак, підставою для звернення до суду є наявність порушеного права, а таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які підтверджували б наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Враховуючи обставини справи, 15.02.2022 Спейс Експлорейшн Текнолоджіз Корп. було подано заявку m202203236 на реєстрацію торговельної марки з позначенням «Starlink by SpaceX» стосовно переліку товарів 09, 38 та 42 класів МКТП. Жодних відомостей про подальшу реєстрацію чи про відмову в реєстрації вказаної торгівельної марки з відповідним позначенням позивачем надано не було. Даних про експертизу заявки, публікацію про видачу свідоцтва матеріали справи також не містять.

Тобто, позивачем не доведено факту реального порушення, невизнання або оспорювання ТОВ «Старлінк» прав та/або охоронюваних законом інтересів позивача станом на дату подання позовної заяви, що унеможливлює задоволення позовних вимог.

Заперечуючи проти заявленого позову та з метою доведення факту використання спірної Торговельної марки ТОВ долучено до справи Висновок судового експерта Пейкрішвілі Мамуки Шотаєвича № 1/2023 від 20.02.2023 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності.

На вирішення експерта було поставлено наступне питання: чи є підстави вважати, що з урахуванням наданих на дослідження матеріалів знак для товарів і послуг (торговельна марка) «StarLink» за свідоцтвом України № 135574 використовувався (використовувалась) для зазначених у такому свідоцтві послуг 37, 38 класів МКТП, та послуг 42 класу МКТП, окрім таких послуг: послуги із захищання від комп`ютерних вірусів, інсталювання (встановлення) комп`ютерних програм, консультування щодо програмного статку для комп`ютерів, консультування щодо комп`ютерної техніки?

За результатами проведеного дослідження експертом зроблено висновок, що є підстави вважати, що для товарів і послуг (торговельна марка) «StarLink» за свідоцтвом України №135574 використовувався (використовувалась), щонайменше, для наступних зазначених у такому свідоцтві послуг:

37 клас МКТП встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп`ютерів;; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; встановлювання і лагодження телефонів тощо

38 клас МКТП зв`язок; інформування щодо далекого зв`язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп`ютерної мережі; електронна пошта; зв`язок за допомогою волоконних оптичних мереж; комп`ютерне передавання повідомлень і зображень; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп`ютерних мереж; радіотелефонний зв`язок; супутниковий зв`язок; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з`єднування тощо.

42 клас МКТП розробляння та проектування програмного статку; відновлювання комп`ютерної бази даних; дублювання комп`ютерних програм;  комп`ютерне програмування тощо.

Крім того, на підтвердження факту використання Торговельної марки протягом останніх п`яти років ТОВ навів дані на підтвердження використання послуг 37 класу МКТП.

Також безпосередньо в судовому засіданні з розгляду справи по суті, судом було досліджено докази відповідно до вимог ст. 82 Господарського процесуального кодексу України.

Зокрема, суд за участі представників позивача та відповідача-ТОВ дослідив вміст веб-сайтів https://starlink.ua/, https://web.archive.org/, https://starlink.ua/posluhy наведених, також, у протоколі огляду від 05.12.2022 який було надано відповідачем разом з відзивом на позов.

Частиною 4 ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Основне призначення торговельної марки полягає в тому, щоб індивідуалізувати товар на ринку, відмежувати його від аналогічних товарів інших виробників та осіб, що здійснюють реалізацію товарів. При цьому, власник (заявник) торговельної марки може використовувати позначення як у формі зареєстрованої торговельної марки, так і у формі, що відрізняється від зареєстрованої марки, зокрема в частині зовнішнього вигляду або стилістичного, художнього оформлення відповідного позначення і його нанесення на товар чи упаковку. І таке використання вважатиметься використанням ТМ, за умови, що в цілому відмітність марки не змінена і вона продовжує виконувати свої основні функції: індивідуалізувати товари, на які наноситься відповідне позначення.

Як вбачається з наданих ТОВ доказів, основними способами використання торговельної марки є застосування її під час пропонування та надання послуги, для якої її зареєстровано, застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Позивачем, у свою чергу, не зазначено, яким нормативно-правовим актом визначено обов`язок відповідача присвоювати ідентифікаційні номери GS1 послугам, що ним надаються, та яким чином відповідь Асоціації товарної нумерації України про не присвоєння відповідних номерів підтверджує факт невикористання Торговельної марки відповідачем.

Крім того, Закон «Про електронні комунікації», на який посилається позивач, набрав чинності 01.01.2022. Вказаним Законом визнано такими, що втратили чинність Закон України «Про телекомунікації», Закон України «Про радіочастотний ресурс України».

Однак, ТОВ «Старлінк» почало здійснювати свою господарську діяльність у сфері електронних комунікацій задовго до 01.01.2022, а отже регулювання такої діяльності не підпадало під дію вимоги щодо авторизації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку.

Посилання позивача на довідку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, як таку, що підтверджує факт невикористання спірної Торговельної марки протягом останніх п`яти років є необґрунтованими та такими, що не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи.

Вказані вище обставини дозволяють зробити висновок, що Торговельна марка є використаною, а надані відповідачем докази в їх сукупності підтверджують факт використання оспорюваної Торгівельної марки протягом останніх п`яти років до дати подання позову SpaceX.

Позивач не довів наявності порушеного охоронюваного законом інтересу та факту невикористання ТОВ «Старлінк» Торговельної марки за свідоцтвом України № 135574 від 25.02.2011 щодо всього переліку послуг 37, 38, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а тому підстави для дострокового припинення дії вказаного свідоцтва відсутні.

Враховуючи наявні в матеріалах справи фактичні дані та доводи сторін, суд дійшов висновку, що відповідачем доведено, а позивачем не спростовано факт використання спірного позначення «StarLink» за свідоцтвом № 135574 на території України для товарів 37, 38 та 42 класів МКТП, а тому позовні вимоги не підлягають задоволенню.

Похідна позовна вимога до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про зобов`язання вчинити дії також задоволенню не підлягає.

Отже, Господарський суд Києва у задоволенні позову SpaceX відмовив повністю.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.