Верховний Суд пояснив, коли партнер власника бренду не може оформити торговельну марку на себе

Якщо особа, яка співпрацювала з власником бренду, реєструє на себе торговельну марку, суди мають перевіряти не лише формальну структуру правовідносин, а й те, чи не було зловживання правом та обходу вимог Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду в справі щодо оскарження української реєстрації торговельної марки, яка, за твердженням позивача, була оформлена на ім’я його українського бізнес-партнера без дозволу власника бренду.

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд, наголосивши, що поняття «агент» або «представник» у розумінні статті 6 septies Паризької конвенції не можна тлумачити надто вузько.

Обставини справи

Громадянин Молдови звернувся до суду з вимогою визнати недійсним свідоцтво України на торговельну марку, зареєстровану у 2019 році на ім’я громадянина України. Позивач стверджував, що саме йому належать права на міжнародні реєстрації відповідного бренду, який використовується групою пов’язаних компаній у кількох країнах.

За його словами, відповідач очолював українську компанію, яка на підставі договору реалізовувала продукцію під відповідною торговельною маркою на території України. У межах такої співпраці компанія отримала право використовувати комерційне найменування, логотипи та торговельні марки для просування продукції на українському ринку.

Однак у 2017 році відповідач подав заявку на реєстрацію аналогічного позначення як власної торговельної марки в Україні, а в 2019 році отримав відповідне свідоцтво. Згодом це стало перешкодою для надання правової охорони міжнародній торговельній марці позивача в Україні, оскільки Укрпатент послався на існування раніше зареєстрованого схожого знака.

Позивач вважав, що така реєстрація суперечить статті 6 septies Паризької конвенції, яка передбачає право власника торговельної марки вимагати скасування реєстрації, якщо агент або представник зареєстрував знак на своє ім’я без його згоди.

Що вирішили суди першої та апеляційної інстанцій

Печерський районний суд Києва, а згодом і Київський апеляційний суд відмовили у задоволенні позову.

Суди виходили з того, що договірні відносини існували між молдовською та українською компаніями, тоді як торговельна марка була зареєстрована на фізичну особу. На їхню думку, позивач не довів існування агентських або представницьких відносин безпосередньо між ним та відповідачем як фізичними особами.

Крім того, суди зазначили, що позивач не скористався можливістю подати заперечення під час розгляду заявки на реєстрацію спірної торговельної марки.

Позиція Верховного Суду

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду не погодився з такими висновками.

Суд підкреслив, що у сфері інтелектуальної власності, так само як і в інших приватноправових відносинах, діють принципи добросовісності та заборони зловживання правом. Особа не може використовувати формальні юридичні конструкції для обходу правил, спрямованих на захист прав іншого суб’єкта.

Верховний Суд окремо наголосив, що поняття «агент» і «представник» у статті 6 septies Паризької конвенції не повинні тлумачитися виключно через призму національного цивільного чи господарського законодавства. Такі поняття можуть охоплювати і дистриб’юторів, поширювачів продукції та інших комерційних партнерів, які перебувають у договірних відносинах із власником торговельної марки та зобов’язані діяти в його інтересах.

Суд також звернув увагу на практику Суду справедливості Європейського Союзу, відповідно до якої поняття агента або представника має тлумачитися широко та може охоплювати різні форми комерційного співробітництва, що породжують відносини довіри та лояльності між сторонами.

Чому Верховний Суд скасував рішення

На думку касаційної інстанції, попередні суди фактично обмежилися формальним висновком про те, що договір був укладений між юридичними особами, і не дослідили інші важливі обставини справи.

Зокрема, вони не надали належної оцінки доводам позивача про те, що відповідач був керівником української компанії-дистриб’ютора, володів 100% часткою в її статутному капіталі та через цю компанію брав участь у реалізації продукції під відповідною торговельною маркою в Україні. Також суди не перевірили твердження про те, що компанія діяла на підставі договору, який передбачав використання бренду для просування продукції на українському ринку.

Верховний Суд зауважив, що особа, яка одночасно є керівником товариства та власником 100% його частки, за певних обставин не може автоматично розглядатися як звичайний покупець або клієнт правовласника торговельної марки. Якщо набуття прав на торговельну марку здійснюється з метою обходу вимог статті 6 septies Паризької конвенції, такі дії можуть свідчити про недобросовісність і зловживання правом. Водночас Верховний Суд не встановлював наявності таких обставин у цій справі, а лише вказав на необхідність їх належного дослідження під час нового розгляду.

Окремо касаційний суд підкреслив, що право особи оскаржити свідоцтво на торговельну марку в суді не залежить від того, чи подавала вона заперечення на стадії експертизи заявки. Сам факт неподання таких заперечень не може позбавляти особу права на судовий захист.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд дійшов висновку, що суди першої та апеляційної інстанцій неповно дослідили обставини справи та передчасно відмовили у задоволенні позову.

Суд касаційної інстанції зазначив, що для правильного вирішення спору необхідно встановити реальний характер взаємовідносин між сторонами, з’ясувати, чи могли вони підпадати під поняття агентських або представницьких відносин у розумінні статті 6 septies Паризької конвенції, а також оцінити дії відповідача крізь призму принципів добросовісності та недопустимості зловживання правом.

У зв’язку з цим Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення Печерського районного суду Києва та постанову Київського апеляційного суду і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. При цьому питання про дійсність чи недійсність спірного свідоцтва на торговельну марку по суті ще не вирішене.

Правовий висновок Верховного Суду

У цій справі Верховний Суд фактично сформулював важливий підхід до застосування статті 6 septies Паризької конвенції. Під час розгляду спорів про реєстрацію торговельних марок особами, які співпрацювали з правовласником бренду, суди повинні оцінювати не лише формальну структуру договірних відносин, а й реальний характер комерційної співпраці, наявність відносин довіри та лояльності між сторонами, а також перевіряти, чи не використовувалася корпоративна структура для обходу вимог міжнародного права та недобросовісного набуття прав на торговельну марку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.